Proceso 17-ip-2013



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Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra.
(...)
Finalmente por forma de presentación de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prof. José Manuel Otero Lastres, Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Memorias del Seminario Internacional ‘La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios’, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”. (Procesos 195-IP-2007 y 113-IP-2003, ya citados).


  1. Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para comercializar cierta clase de productos.




  1. En este sentido el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente”4.




  1. Lo anteriormente expuesto debe ser analizado por el Juez Consultante en el contexto de que el signo figurativo se encuentra conformado por un óvalo alargado en sus extremos con semi-elipses laterales sombreadas y pretende distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.




  1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.




  1. En el presente proceso, PROCAPS S.A. formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca figurativa presentada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sobre la base de su marca figurativa registrada, consistente en una elipse con una sombra inferior, y su marca mixta registrada, las cuales identifican productos y servicios de las Clases 5 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.




  1. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:


Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud:


  1. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.




  1. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad5.

  2. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).


El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON).


  1. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas.




  1. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo.




  1. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:


La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
La similitud fonética. Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso.
La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
Reglas para el cotejo entre signos distintivos:


  1. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:




  • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.




  • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo. Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.




  • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.




  • Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.




  1. En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados.

  1. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS FIGURATIVAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS FIGURATIVAS Y MIXTAS.




  1. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre dos signos figurativos, el solicitado a registro por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza y el registrado a nombre de PROCAPS S.A. de Colombia. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos. Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 148-IP-2013 del 11 de setiembre de 2013:


Comparación entre signos figurativos:


  1. El cotejo de dos signos figurativos debe atender a la distinción de los elementos mencionados, ya que la confusión bien puede darse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido algunos criterios respecto de la comparación entre estos dos tipos de signos, de la siguiente manera:

“El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.


Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)” (Proceso 19-IP-2012, Marca: ‘Figurativa de un rinoceronte’, publicado en la Gaceta Oficial 2097 de 26 de septiembre de 2012, citando al Proceso 23-IP-2004. Marca: ‘Figura de una hormiga’, 2004, publicado en la Gaceta Oficial 1075 del 17 de enero de 2005).


  1. Asimismo, en el proceso interno se debe proceder a la comparación entre un signo figurativo y uno mixto, toda vez que PROCAPS S.A. de Colombia también formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca figurativa presentada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza, sobre la base de una marca mixta registrada a su favor. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre estos tipos de signos.




  1. Para lo anterior, el Tribunal reitera la posición plasmada en la Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del Proceso 97-IP-2011:


Comparación entre signos mixtos y figurativos:


  1. Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación.




  1. El Juez Consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.




  1. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente:

“Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa” (Proceso 23–IP-2004, interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004).




  1. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina nacional competente, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.

“El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)” (Proceso 23-IP-2004 del 5 de mayo de 2004).


  1. En este orden de ideas, aplicando estos criterios el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado (figurativo) y las marcas registradas (figurativa y mixta).




  1. MARCAS EVOCATIVAS.




  1. La demandante PROCAPS S.A. señala que si bien el signo solicitado y la marca registrada a su favor cuentan con sutiles diferencias, “evocan un mismo concepto” y, en ese sentido, no es posible que coexistan pacíficamente en mercados similares.




  1. Dentro del Proceso 38-IP-2008 de 10 de abril de 2008, el Tribunal ha señalado lo siguiente sobre las marcas evocativas:

“Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.


Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.6
Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo.
El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo.
En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: “las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”.7


  1. El Tribunal señala respecto de los signos evocativos:

“Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc. En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”8.




  1. En el presente caso, el Juez Consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de confundibilidad.




  1. MARCAS DE FANTASÍA.




  1. La demandada SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. manifestó en el escrito de contestación que: “La marca figurativa cuyo registro le fue otorgado no genera ningún concepto relacionado con los productos que identifica y fue diseñada originalmente lo que hace que sea catalogada como una marca de fantasía”.




  1. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 40-IP-2014:

“El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía.


Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía.
Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”9.
Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-IP-2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013 y 1-IP-2014.
Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad10, no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general.
Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:
“Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.
Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:
“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”.


  1. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signo figurativo solicitado por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. constituye un signo de fantasía, de conformidad con lo establecido en la presente providencia.




  1. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 5, 30 Y 44 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.




  1. El signo solicitado por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. pretende distinguir productos11 de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que los signos sobre la base de los cuales PROCAPS S.A. presenta oposición distinguen productos12 y servicios13 de las Clases 5 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, por lo que el Juez Consultante deberá analizar la existencia de conexión competitiva entre ellos.




  1. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que:

“Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.


El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente” 14.


  1. Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber:





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