Proceso 17-ip-2013



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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA


PROCESO 219-IP-2014




Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) y c); y, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literal b) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (Suiza). Marca: Figurativa. Expediente Interno: 2010-00255.
Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.
VISTOS:
El Oficio 3402 de 29 de octubre del 2014, recibido vía correo electrónico el 30 de octubre del 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00255.
El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.


  1. Antecedentes




  1. Partes en el proceso interno:


Demandante: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS (COLOMBIA)
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA
Tercero interesado: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (SUIZA)


  1. Hechos:




  1. El 28 de febrero del 2005, SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza solicitó el registro de la marca figurativa consistente en un óvalo alargado en sus extremos con semi-elipses laterales sombreadas para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).



  1. Publicada el extracto de la solicitud de registro de la marca figurativa en la Gaceta de Propiedad Industrial 551, PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. de Colombia (en adelante, PROCAPS S.A.) presentó oposición sobre la base de su marca figurativa registrada consistente en dos cuadriláteros que contienen una elipse con una sombra inferior y su marca mixta.




  1. Mediante Resolución 28973 del 2 de noviembre del 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición presentada por PROCAPS S.A., entre otra, y conceder el registro de la marca figurativa solicitada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A para distinguir café, extractos de café y preparaciones a partir de café y extractos de sucedáneos del café; té, extractos de té y preparaciones a partir de té; cacao y preparaciones a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería, confitería, golosinas; productos de panadería, pan, levadura, artículos de pastelería; bizcochos, tartas, postres, budines; helados comestibles; cereales para el desayuno de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.




  1. PROCAPS S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución 28973.




  1. Mediante Resolución 2589 del 5 de febrero del 2007, la Jefe de División de Signos Distintivos resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 28973 y conceder los recursos de apelación interpuestos.




  1. Mediante Resolución 34748 del 10 de julio del 2009, revocada parcialmente de oficio por la Resolución 62576 del 3 de diciembre del 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución 28973, en el entendido que el signo solicitado y la marca figurativa registrada no presentan semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión en el público consumidor.




  1. El 4 de agosto del 2010, PROCAPS S.A. interpone demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio y SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., postulando como pretensiones: i) se declare la nulidad de las Resoluciones 62576, 34748, 2589 y 28973; ii) se ordene la cancelación del certificado de registro 384291; y iii) se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.




  1. Mediante Resolución del 25 de junio del 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) y c), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.




  1. Argumentos de la demanda:




  1. PROCAPS S.A. sustentó su demanda de nulidad sobre la base de los siguientes argumentos:




  • Las Resoluciones impugnadas violan, por indebida aplicación, los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto al mismo tiempo que admiten que la figura solicitada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. es genérica en los productos de dulce de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, permiten a la solicitante apropiarse de dicha forma genérica, usada comúnmente por múltiples empresarios en el mercado colombiano.




  • Las Resoluciones impugnadas violan, por indebida aplicación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que si bien el signo solicitado y la marca registrada a su favor cuentan con sutiles diferencias, evocan un solo concepto, y en ese orden de ideas no es posible que haya coexistencia pacífica en mercados similares.




  • A pesar que sus marcas registradas identifican productos y servicios de las Clases 5 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca figurativa de la solicitante identifica productos de la Clase 30, las mismas comparten similares canales de distribución.




  • Los productos que distinguen las marcas figurativas cotejadas se difunden por los mismos canales publicitarios, por lo que existe conexión competitiva.




  1. Argumentos de la contestación a la demanda:




  1. SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. contestó la demanda bajo los argumentos siguientes:




  • La marca figurativa que le fue otorgada es distintiva al cumplir con las funciones propias de una marca, tales como identificar productos en el mercado e identificar un origen empresarial.




  • La marca figurativa cuyo registro le fue otorgado no genera ningún concepto relacionado con los productos que identifica y fue diseñada originalmente lo que hace que sea catalogada como una marca de fantasía.




  • La marca figurativa en cuestionamiento no responde a una forma o diseño especial, particular o necesario de alguno de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y en especial no tiene ninguna relación con los dulces o confites, aún más cuando la misma no protege en este momento esa clase de productos.




  • La marca figurativa no corresponde a la forma usual o a una forma impuesta por la naturaleza del producto, pues es una figura geométrica con rasgos únicos, originales y distintivos.




  • La valoración sobre la confundibilidad de las marcas en conflicto deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre las partes aisladamente consideradas. Por consiguiente, la comparación en conjunto de los signos permite concluir que efectivamente no existe similitud entre los mismos.




  • Los productos protegidos por la marca registrada a su favor como la marca registrada a favor de PROCAPS S.A. no tienen conexión competitiva alguna entre unos y otros.




  1. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda señalando lo siguiente:




  • La forma redondeada no acarrea necesariamente un monopolio de una forma común y por lo mismo puede ser utilizada en forma exclusiva por un empresario, ya que no generaría una ventaja injustificada sobre sus competidores.




  • El hecho que a SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. se le confiera la protección del signo figurativo correspondiente a la forma de un óvalo alargado en sus extremos semi-elipses laterales sombreadas, ello no le otorga derechos para oponerse sobre los signos figurativos que cuenten con elementos diferenciadores, pues la exclusividad recaerá únicamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre cada uno de los elementos considerados de forma aislada.




  1. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL




  1. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 1351 literales b) y c), y 1362 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 1343 literal b) de la misma normativa.




  1. CUESTIONES A INTERPRETAR




  1. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

1. Irregistrabilidad por falta de distintividad. Marcas compuestas por figuras genéricas.

2. Irregistrabilidad cuando consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto.

3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

4. Comparación entre marcas figurativas. Comparación entre marcas figurativas y mixtas.

5. Marcas evocativas.

6. Marcas de fantasía.

7. Conexión competitiva entre las Clases 5, 30 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

8. Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor ampara productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.


  1. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR




  1. IRREGISTRABILIDAD POR FALTA DE DISTINTIVIDAD. MARCAS COMPUESTAS POR FIGURAS GENÉRICAS.




  1. En el presente caso, SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza solicitó el registro de la marca figurativa consistente en un óvalo alargado en sus extremos con semi-elipses laterales sombreadas para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.




  1. Al respecto, PROCAPS S.A. señaló en su demanda que la SIC admite que la figura solicitada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. “es genérica en los productos de dulce de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza”, a pesar de la cual, “permiten a la solicitante apropiarse de dicha forma genérica, usada comúnmente por múltiples empresarios en el mercado colombiano”.




  1. Dentro del Proceso 120-IP-2013 de 16 de julio de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:




  1. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas.




  1. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo en conflicto.




  1. Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca es el sujeto escogido en su forma gráfica.




  1. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que:

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización” (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derechos de Marcas, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 29 y ss).




  1. Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir (Proceso 09-IP-94, Marca: DIDA, publicado en la Gaceta Oficial 180 de 10 de mayo de 1995).




  1. Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.


  1. Sobre la distintividad de la marca, este Tribunal tuvo oportunidad de señalar lo siguiente en el Proceso 122-IP-2013 del 16 de julio de 2013:




  1. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.




  1. La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.




  1. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo:

“En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, Asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Asunto T-136/00 del 25 de septiembre de 2002).




  1. El Juez Consultante deberá analizar si el signo figurativo solicitado es distintivo y no resulta genérico respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, verificando si al signo lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar su fuerza distintiva.




  1. IRREGISTRABILIDAD CUANDO CONSISTAN EXCLUSIVAMENTE EN FORMAS USUALES DE LOS PRODUCTOS O EN FORMAS O CARACTERÍSTICAS IMPUESTAS POR LA NATURALEZA O LA FUNCIÓN DE DICHO PRODUCTO.




  1. Este Tribunal considera oportuno referirse a este tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo figurativo solicitado, específicamente la representación gráfica de un óvalo alargado en sus extremos con semi-elipses laterales sombreadas, constituye o no la forma usual o necesaria de un producto de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.




  1. Sobre este asunto, en el Proceso 122-IP-2013, este Tribunal sostuvo:




  1. Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase. También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. “En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, ‘resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen’” (Proceso 195-IP-2007, Marca: Tridimensional de diseño de botella, publicado en la Gaceta Oficial 1611 del 21 de abril de 2008, citando al Proceso 61-IP-2006, Signo tridimensional: ENVASE, publicado en la Gaceta Oficial 1387 del 23 de agosto de 2006).




  1. La normativa comunitaria andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada.




  1. Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva” (Baylos Corroza Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Segunda Edición, Editorial Civitas S.A., Madrid 1993, p. 827).




  1. Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.




  1. Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. La conjunción disyuntiva ‘o’, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente.




  1. En relación con lo anterior, aunque refiriéndose a la norma análoga de la Decisión 344, el Tribunal manifestó lo siguiente:

“El artículo 82 de la Decisión 344 contiene disposiciones precisas para excluir del registro a los signos consistentes en formas que no pueden constituir una marca. Es así como en el literal b) se prohíbe el registro de los signos que consistan exclusivamente en las formas usuales de los productos o de sus envases o en formas impuestas por la naturaleza de la función de los productos.


Por lo tanto, las formas tridimensionales de los productos pueden ser objeto de registro en tanto no se encuentren dentro de alguno de estos supuestos y sean capaces de identificar al correspondiente producto en atención a su origen empresarial, posibilitando la elección en el público consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo.
La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.
El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación o de envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos.
Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticas, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales.
En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares. Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial (…)” (Proceso 195-IP-2007, Marca: Tridimensional de diseño de botella, publicado en la Gaceta Oficial 1611 del 21 de abril de 2008, citando al Proceso 84-IP-2003, Marca: Consistente en una figura geométrica, notándose que tiene cuatro lados cuyos bordes aparecen redondeados, para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, publicado en la Gaceta Oficial 1002 del 28 de octubre de 2003).


  1. Y en el Proceso 113-IP-2003, Marca: ‘Figura de envase en forma de botella’, recogiendo el criterio expresado en la Sentencia 23-IP-1998, Marca: ‘Una cacha de machete y una denominación y colores’, expresó el Tribunal dentro del tema lo siguiente:

“Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto.


Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín).

(...)
Como envase se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público.


(...)
En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales.

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