Proceso 138-ip-2006



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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
PROCESO 080-IP-2015



Interpretación prejudicial de los artículos 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Patente de invención: COMPOSICIÓN PARA TRATAR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DE LA PIEL

Actor: SCHERING CORPORATION

Proceso interno 3402-2014.
Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil quince.



VISTOS:
El 27 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, para que se proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 3402-2014;
El auto del 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;
Los hechos relevantes señalados por el consultante.


  1. ANTECEDENTES.


Partes en el Proceso Interno.
Demandante: SCHERING CORPORATION

Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)


Hechos.


  1. El 22 de diciembre de 1998, Schering Corporation, reivindicando prioridad extranjera sobre la base de solicitudes presentadas en Estados Unidos de América, solicitó la concesión de patente de invención para COMPOSICIÓN PARA TRATAR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DE LA PIEL.




  1. El 23 de febrero de 2000, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la solicitud de patente, sin que se presentaran oposiciones dentro del plazo legal.




  1. Mediante Informe Técnico GM 91-2001, se analizó el pliego de 12 reivindicaciones originalmente presentado, estableciendo que:




  • Las reivindicaciones 1 a 10 no cumplen con el requisito de novedad de acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486.

  • La reivindicación 11 por definir un método terapéutico no es patentable de acuerdo con el artículo 20 literal d) de la Decisión 486.

  • La reivindicación 12 no es patentable por estar referida a un uso, de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486.

  • En caso de absolverse la objeción de novedad debería argumentarse respecto al nivel inventivo de lo solicitado.

El 18 de octubre de 2002, Schering Corporation contestó el Informe Técnico y presentó un nuevo pliego de 10 reivindicaciones, eliminando las reivindicaciones 11 y 12, y corrigiendo las reivindicaciones 1, 2, 7 y 18.




  1. El 27 de marzo de 2003, la examinadora externa presentó el Informe Técnico GM 0091-2001/A, en el cual realizó un examen adicional a la solicitud de patente, concluyendo que:




  • Las nuevas páginas 1, 2, 7 y 18 de la memoria descriptiva no implican una ampliación de la invención originalmente presentada según el artículo 34 de la Decisión 486.

  • La nueva reivindicación 1 corresponde a la reivindicación original 1, modificada por la exclusión de algunos compuestos , lo que tiene soporte en el rango más limitado descrito en las reivindicaciones 2 y 5; y las nuevas reivindicaciones 2 a 10 encuentran soporte en el pliego original. Por lo tanto, el pliego de 10 reivindicaciones no implica una ampliación de la invención originalmente presentada según el artículo 34 de la Decisión 486.

  • Las reivindicaciones 1, 2, 4, 5 y 7 a 10 definen la materia que se desea proteger y son claras y concisas, por lo que cumplen con el requisito de claridad. Sin embargo, en la reivindicación 4 se debe retirar el término “de alrededor”, por cuanto afecta la claridad.

  • La reivindicación 3 constituye una repetición innecesaria del contenido de la reivindicación 2 y la reivindicación 6, una repetición del contenido de la reivindicación 5, afectando la concisión del pliego. Por lo tanto, las reivindicaciones 3 y 6 no cumplen con el artículo 30 de la Decisión 486.




  1. El 30 de octubre de 2003, mediante Resolución 1291-2003/OIN-INDECOPI, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente solicitada, considerando que las reivindicaciones 3 y 6 no cumplen con el requisito de claridad y concisión, y que las reivindicaciones 1, 2, 4, 5 y 7 a 10 no cumplen con el requisito de nivel inventivo.




  1. El 25 de noviembre de 2003, Schering Corporation presentó recurso de apelación contra la Resolución 1291-2003/OIN-INDECOPI, adjuntando un nuevo pliego de reivindicaciones.




  1. El 5 de marzo de 2004, el examinador externo de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías emitió el Informe Técnico VDG 02-2004, en el cual concluyó lo siguiente:




  • Las reivindicaciones 1 a 6 del escrito de 25 de noviembre de 2003 no implican una ampliación de la invención originalmente presentada, por lo que cumplen con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486.

  • La reivindicación 2 no cumple con el requisito de claridad contemplado en el artículo 30 de la Decisión 486.

  • Las reivindicaciones 1 y 3 a 6 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.




  1. El 15 de abril de 2004, mediante Resolución 310-2004/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 1291-2003/OIN-INDECOPI.




  1. El 19 de julio de 2004, Schering Corporation interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 310-2004/TPI-INDECOPI.




  1. El 27 de septiembre de 2010, la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por Schering Corporation y, en consecuencia, nula la Resolución 310-2004/TPI-INDECOPI.




  1. El 8 de noviembre de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 27 de septiembre de 2010.




  1. El 10 de octubre de 2013, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la sentencia apelada.




  1. El 3 de enero de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada el 10 de octubre de 2013.




  1. Admitido el recurso de casación interpuesto, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de la Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 45 de la Decisión 486.


Argumentos de la demanda.
SCHERING CORPORATION interpuso demanda en la que manifiesta que:


  1. Antes de resolver la apelación, se emitió el Informe Técnico VDG 02-2004, sin embargo, el mismo nunca se le notificó y sobre la base del mismo se declaró infundada la apelación. Por lo tanto se violaron las normas procedimentales y se recortó el derecho de defensa.




  1. Contrariamente a lo señalado en la Resolución que deniega la apelación, la reivindicación 2 es clara, y las 1 y 3 a 6 reúnen los requisitos de patentabilidad.


Argumentos de la contestación a la demanda.
El INDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que:


  1. No se encontraba obligado a notificar el Informe VDG 02-2004, pues ello constituye una facultad discrecional de la administración al encontrarse el expediente en apelación, habiendo cumplido con notificar los informes técnicos emitidos antes de expedir la resolución de primera instancia que declara infundada su solicitud de registro de patente.




  1. La reivindicación 2 no resulta clara, y las reivindicaciones 1 y 3 a 6 no reúnen los requisitos de patentabilidad conforme al Informe Técnico VDG 02-2004 y al artículo 30 de la Decisión 486.


Sentencia de Primera Instancia.
La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada la demanda al considerar que:


  1. El Informe Técnico VDG 02-2004 contenía conclusiones que le eran desfavorables con relación a su solicitud, y que el mismo sirvió de sustento para expedir la resolución que declaró infundada su apelación. Por lo tanto, al no haberse puesto en conocimiento a la actora este informe técnico, se ha vulnerado el derecho al debido procedimiento administrativo y de defensa, más aún si la notificación de aquel informe no constituye un acto discrecional sino un acto reglado, conforme a lo previsto en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.




  1. En virtud de expedirse la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 310-2004/TPI-INDECOPI se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el artículo 10 de la Ley 27444, motivo por el cual la demanda debe ser amparada tanto en su pretensión principal como en la calificada por el accionante como accesoria, debiendo retraerse los efectos de la nulidad hasta el momento en que se incurrió en el vicio de invalidez, esto es, de la notificación del Informe Técnico VDG 02-2004.


Argumentos del recurso de apelación.
El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial señalando los siguientes argumentos:


  1. Es obligatorio notificar el primer cuestionamiento técnico a la solicitud de patente pero es potestativo para la administración notificar los sucesivos cuestionamientos de la solicitud, estén fundamentados en opinión técnica o no. El artículo 45 establece que es potestad de la administración notificar una segunda o sucesivas inconformidades luego de que el solicitante absolvió la primera. En otras palabras, la autoridad administrativa no se encontraba obligada a notificar una segunda y sucesivas inconformidades respecto de la rectificación o aclaración que el solicitante planteó respecto de la primera observación de inconformidad.




  1. El informe técnico que sirvió al Tribunal del INDECOPI para resolver, no podía ser notificado, pues ello ya no era obligatorio y porque si así se hubiera hecho, se habría posibilitado el planteamiento de nuevas reivindicaciones y el procedimiento se hubiera extendido para nuevamente requerir de otro informe técnico el cual al notificarse abría la posibilidad de un nuevo pliego de reivindicaciones que necesitaría un análisis técnico y así sucesiva e indefinidamente. Si la Administración estuviera obligada a notificar cada inconformidad, podría darse el caso que el procedimiento no acabe nunca, si es que el solicitante insiste en presentar, cada vez que la Oficina Nacional Competente tenga un informe técnico desfavorable a la solicitud de patente procedente, nuevas reivindicaciones modificando la solicitud de patente precedente, que a su vez requiera un nuevo informe técnico para ser analizada.


Sentencia de Segunda Instancia.
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la sentencia apelada al considerar que:


  1. Si bien es cierto que de acuerdo a la ley de la materia, se ha concedido una facultad discrecional a favor de la administración al momento de notificar los informes técnicos, no puede considerarse dicha facultad absolutamente discrecional ni arbitraria, pues debe guiarse por criterios de razonabilidad y lógica, que sean compatibles con la normativa comunitaria andina y con los principios fundamentales contenidos en la Constitución.




  1. Por consiguiente, al no notificar previamente el Informe Técnico VDG 02-2004, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI habría resuelto la controversia administrativa sobre la base de un nuevo elemento de convicción, esto es, sobre la base del mencionado informe técnico, que no pudo ser absuelto por la solicitante, toda vez que no se cumplió con notificarle dicho informe. En consecuencia, se vulneró el derecho de defensa y el principio del debido procedimiento, incurriendo de esta manera en la omisión de uno de los requisitos de validez del acto administrativo.


Argumentos del recurso de casación.
El INDECOPI interpuso recurso de casación alegando las siguientes infracciones relativas a requisitos de fondo de la sentencia impugnada:


  1. Infracción normativa por afectación al derecho al debido proceso: la Sala de mérito ha inobservado lo previsto en los artículo 1 del Título Preliminar del Código Civil, 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por no haber cumplido con solicitar al Tribunal la interpretación prejudicial de la norma aplicable al caso concreto.




  1. Infracción normativa por inaplicación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: conforme al referido artículo, la autoridad administrativa tan sólo está obligada a notificar el primer informe técnico que se emita con las observaciones a la solicitud de patente y no los posteriores que se expidan durante el decurso del procedimiento administrativo.




  1. Procedencia excepcional: la Sala Suprema, a efecto de unificar criterios jurisprudenciales respecto a la correcta interpretación del artículo 45 de la Decisión 486, debe declarar la procedencia excepcional del recurso.




  1. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.




  1. Que, los artículos 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;




  1. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;




  1. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

Solicitados: 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.




  1. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.




  1. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de última instancia.

  2. De la notificación de los informes técnicos.




  1. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.




  1. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de última instancia.




  1. El Juez consultante solicita la interpretación de los artículos 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justica de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto, por lo tanto, el Tribunal manifiesta que se deben tener en cuenta los criterios esgrimidos en la interpretación prejudicial 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2012, marca: PRADAXA (denominativa).




  1. De la notificación de los informes técnicos.




  1. El Tribunal interpretará el tema, ya que en el caso de autos, la parte demandante manifestó que el último informe técnico VDG 02-2004 no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones. Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema.




  1. Por su parte, el juez consultante consultó: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención?




  1. De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención.




  1. Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43-IP-2014:

“En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:


“(…)
La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.
Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.
El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.
Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.
El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.
Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes:
“Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud. La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo. Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013).


  1. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes”.

En virtud de lo anteriormente expuesto,


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente:
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Respecto a la consulta prejudicial facultativa y obligatoria el Tribunal manifiesta que se deben tener en cuenta los criterios esgrimidos en la interpretación prejudicial 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2012, marca: PRADAXA (denominativa).
SEGUNDO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.
La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo



MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo



MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).


Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza



PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e)

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.



Proceso 080-IP-2015



1 Artículo 33.- (…) En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

(…).


Artículo 123.- Consulta obligatoria

De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.



Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.



Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.



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