Flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico multilateral y su aplicación legislativa en los planos nacional y regional Parte III



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52 Eloise Gratton, Should patent protection be considered for computer software related inventions?, 7 Comp. L. Rev. & Tech. J. 223, 223 (2003).

53 Barton, 265, nota 51 supra.

54 Para más detalles, véase Kikuchi, nota 51 supra, capítulo III, párrafo 65 del presente documento.

55 Además de los Estados Unidos de América, el Japón y la OEP han concedido cada vez más patentes para invenciones relacionadas con programas informáticos bajo ciertas condiciones. Véase Samuelson y Kikuchi, nota 51 supra; Sigrid Sterckx y Julian Cockbain, The Patentability of Computer Programs in Europe: An Improved Interpretation of Articles 52(2) and (3) of the European Patent Convention, CH 51, enero de 2010 volumen 13, N°. 3, páginas 366 a 402; Profesor David Bainbridge, Legal Protection of Computer Software, 290 (2008).

56 Los detalles figuran en el capítulo 3 del presente documento, y en los anexos I y II.

57 Kikuchi y Kaya, nota 51 supra.

58 Parlamento de la UE, Dirección General de Investigación. Documento de trabajo The patentability of computer programs Discussion of European-level legislation in the field of patents for software, en 25 (2002).

59 Id, en 22.

60 Id, en 25-26. Véase también Samuelson, nota 51 supra, 302.

61 Samuelson, nota 51 supra, 301-302; Kaya, nota 51 supra, 66.

62 El artículo 10.1) del Acuerdo sobre los ADPIC dice lo siguiente: “Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971)”.

63 Daniel Schiuma, TRIPS and Exclusion of Software “as Such” from Patentability, IIC 2000-01, 36 (2000). El autor considera asimismo que esta interpretación del artículo 27 debería respaldarla con el objetivo del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber, “reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo” y “fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual”, de conformidad con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (p.37).

64 Workgroup of FFII, “Schiuma 2000: TRIPS and Exclusion of Software “as Such” from Patentability”, 2003, disponible en http://swpat.ffii.org/papri/iic-schiuma00/index.en.html

65 Aaron D. Charfoos, How Far Have We Come, and Where Do We Go From Here: The Status of Global Computer Software Protection Under the TRIPS Agreement, 22 Nw. J. Int’l L. & Bus. 261 (2002). Véase el capítulo VII.

66 Dr. Karl Friedrich Lenz, TRIPS and European software patent legislation, Aoyama Law Review Vol. 47,

Nº 1, 1 (2005).



67 Albania, Alemania, Argelia, Andorra, Argentina, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Costa Rica, Croacia, Cuba, Chipre, Dinamarca, Djibouti, Ecuador, Eslovaquia, España, Estonia, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Guatemala, Honduras, Hungría, India, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, México, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Qatar, República Checa, República de Moldova, República Democrática del Congo, República Dominicana, Rumania, Santa Lucía, San Marino, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Tailandia, Tayikistán, Túnez, Turquía, Reino Unido, Uruguay, Vanuatu, Viet Nam. A escala regional, la Comunidad Andina, el Convenio sobre la Patente Europea, el CCG y la OAPI prevén la exclusión explícita de la patentabilidad de los programas informáticos.

68 Japón, Burundi, Omán y Rwanda.

69 Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belice, Bhután, Brunei Darussalam, Camboya, Canadá, Cabo Verde, Chile, China, Dominica, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, Estados Unidos de América, Fiji, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guyana, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Jamaica, Jordania, Kenya, Líbano, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malasia, Mauricio, Nepal, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea, República de Corea, República Democrática Popular de Corea, República Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzanía, Saint Kitts y Nevis, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, San Vicente y las Granadinas, Seychelles, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Suiza, Swazilandia, Tonga, Trinidad y Tabago, Uganda, Yemen, Zambia y Zimbabwe. En el plano regional, la ARIPO no prevé ni la exclusión ni la inclusión explícita de los programas informáticos de la patentatibilidad.

70 Un ejemplo típico de ello es la diferencia que existe entre las prácticas de la OEP y las del Reino Unido (véanse los párrafos 51 y 52 de la presente sección del documento). Véase igualmente Rachel Free y Paul Leaves, Shifting sands of software patentability, Patent World, Nº 220, 15.

71 Los siguientes países prohíben patentar las invenciones relacionadas con programas informáticos “como tales”: Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Guatemala, Honduras, Hungría, India, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Montenegro, Países Bajos, Nicaragua, Nueva Zelandia, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Moldova, República Dominicana, Rumania, San Marino, Serbia, Sudáfrica y Uruguay. A escala regional, la Comunidad Andina y el Convenio sobre la Patente Europea prevén la exclusión de patentar los programas informáticos “como tales”.

72 Los siguientes países no incluyen la expresión del tipo “como tal(es)” en sus prohibiciones de concesión de patentes al software: Argentina, Botswana, Croacia, Cuba, Chipre, Djibouti, República Dominicana, Estonia, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Georgia, Islandia, Lituania, México, Mongolia, Mozambique, Noruega, Polonia, Qatar, República Democrática del Congo, Santa Lucía, Suecia, Tailandia, Tayikistán, Túnez, Turquía, Vanuatu y Viet Nam. En el plano regional, el CCG y la OAPI excluyen la patentabilidad de los programas informáticos sin especificarlos “como tales”.

73 CPE, artículos 52.2.c) y 3).

74 Directrices de la OEP, parte G del capítulo II-5, regla 3.6. La directriz cita el carácter técnico como el “requisito implícito” para que una materia sea invención en el sentido dado en el artículo 52.1).

75 Id, véase supra.

76 Caso T 258/03, In re Hitachi, DO de la OEP 575 (2004).

77 Directrices de la OEP, parte G del capítulo II-5, regla 3.6.

78 Directrices de la OEP, parte G del capítulo II-5, regla 3.6.

79 Id. Para mayor información sobre la serie de decisiones de la Alta Cámara de Recursos de la OEP, véase también Kikuchi, nota 51 supra, capítulo III, B; Sterckx y Cockbain, nota 55 supra; Bainbridge, nota 50 supra, en 290.

80 Fujitsu. RPC 608 (1997). Véase también el manual de práctica de patentes (en adelante “directriz UKIPO”), UKIPO, parte I, 1.09.

81 Según la jurisprudencia (Fujitsu Limited’s Appn [1997] RPC 608), la prueba del criterio cuádruple la forman los siguientes elementos: 1) interpretar la reivindicación de forma adecuada; 2) identificar la contribución real; 3) averiguar si se encuadra únicamente dentro de la materia excluida; y 4) comprobar si la contribución, genuina o supuesta, tiene realmente un carácter técnico.

82 Aerotel. RPC 7 (2007). Véase también la directriz UKIPO, supra, nota 83, parte I, 1.10.

83 Symbian. EWHC 518 (Pat) (2008).

84 Directriz UKIPO, supra, nota 83 de la parte I, 1.29.3.

85 Regla 08.03.06.10 del manual de práctica y procedimiento de la oficina de patentes de la India, 2010.

86 Id, en 4.11.6.

87 Id, en 4.11.7.

88 Id, en 4.11.8.

89 Id. En las directrices de la India se estima que el producto de un programa informático no es otra cosa que un programa informático per se.

90 Ley nº 68 de 13 de septiembre de 2013.

91 Moción de modificación (Supplementary Order Paper, SOP) nº 237 de 14 mayo de 2013.

92 Manual para el procedimiento del examen sustancial, Oficina de la Propiedad Intelectual de Filipinas.

93 Id, en 2.2.

94 Según la ley japonesa de patentes (en adelante “JPA”), artículo 2.3.i) los programas informáticos constituyen una forma de invención de productos.

95 JPA, artículo 2.1.

96 Directrices de la JPO, nota 51 supra.

97 Id, en parte VII, capítulo I, 2.2.1.1).

98 Software kanren hatsumei no chizai kousai hanketsu bunseki (hatsumei seiritsusei), Patent, Vol. 12 (2010). Para mayor información acerca de otras leyes relacionadas con el caso, véase también Masako Kikuchi, nota 51 supra, en III.C.2.

99 In re Bilski.

100 Benson, 409 U.S. en 71, 175 USPQ en 676; Diehr, 450 U.S. en 187, 209 USPQ en 8. También aludidos en el manual de procedimiento para el examen de patentes (Manual of Patent Examining Procedure, en adelante MPEP) en 2100-11.

101 Última versión de agosto de 2012 disponible en http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/.

102 Memorando sobre las nuevas instrucciones provisionales de las instrucciones para el examen de idoneidad de la materia patentable (Memorandum on New Interim Patent Subject Matter Eligibility Examination Instructions, en adelante “instrucciones provisionales Bilski”), agosto de 24 de 2009 (publicado a raíz de la decisión Bilski del CAFC). Disponible en: http://www.uspto.gov/patents/law/comments/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf.

103 Memorando de orientación provisional para determinar la idoneidad de la materia patentable en reivindicaciones a la luz de la causa Bilski c. Kappos (Memorandum on Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in View of Bilski c. Kappos, en adelante “orientación provisional de Bilski”), 27 de julio de 2010 (publicado a raíz de la decisión del Tribunal Supremo sobre Bilski). Disponible en: http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf.

104 Estas categorías se especifican en 35 U.S.C. 101.

105 En concreto, en el caso Bilski, en que está en juego la validez de una reivindicación de patente relacionada con un método de cobertura de riesgos en el ámbito del comercio de productos básicos, recientemente se afirmó que, para comprobar si una invención relacionada con un proceso puede ser patentable o no, la prueba que se ha de realizar es la denominada prueba de la máquina o la transformación. Dicho de otro modo, un proceso puede ser patentable si: 1) está vinculado a una máquina o aparato concretos, o 2) transforma un artículo concreto en algo distinto. (Judge Michel, In re Bilski).

106 Directrices para el examen de invenciones relacionadas con computadoras, IV.B.1.

107 El “material descriptivo funcional" consiste en estructuras de datos y programas informáticos que aportan funcionalidad al presentarse codificados en un medio legible por computadora. De este modo, ese medio reivindicado define las interrelaciones estructurales y funcionales existentes entre él mismo y el programa informático, permitiendo que se realice la funcionalidad del programa y siendo así materia patentable. El material descriptivo funcional en sí no es patentable, pero sí lo es si viene incorporado en una computadora que le permita desempeñar su funcionalidad con respecto a ella misma.

108 El “material descriptivo no funcional" comprende, entre otros, música, obras literarias y una recopilación o una mera disposición de datos. Todo ello no es patentable, simplemente porque se registran en algún tipo de medio legible por computadora: por ejemplo, el almacenamiento de una canción en una computadora, no la hace patentable.

109 In re Kuriappan P. Alappat, Edward E. Averill y James G. Larsen, 33 F.3d 1526 (Circuito judicial federal, 1994).

110 Alappat, en 1544.

111 Schlumberger Canada Ltd. c. Canada (Comisionado de Patentes), [1982] 1 F.C. 845 (C.A.). En la causa Schlumberger, la solicitud trataba de un proceso en el que las medidas obtenidas en los pozos de sondeo de las formaciones geológicas se registraban en cintas magnéticas, se transmitían a una computadora programada según las fórmulas matemáticas establecidas en las especificaciones, se las sometía a un análisis de condiciones sísmicas y se convertían en formato de informe con diagramas, gráficas o cuadros. En ese caso el tribunal denegó las reivindicaciones de patentes declarando que el único aspecto nuevo de la invención reivindicada era una fórmula matemática y que la fórmula programada en una computadora no bastaba para hacer patentables las reivindicaciones.

112 Véase http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00720.html.

113 Regla 16.03.02 del MOPOP.

114 David Weber, “Software Patents in Australia: Court prefers Curves to Asset Index”, disponible en http://www.davies.com.au/pub/detail/693/software-patents-in-australia-court-prefers-curves-to-asset-index.

115 Research Affiliates LLC c. Comisionado de Patentes, FCA, de 13 de febrero de 2013, §22. En concreto, en la presente causa se examina si un programa informático podía incluirse en la definición de invención en el sentido de la expresión “nueva fabricación” que figura en el artículo 6 del Estatuto de monopolios (Statute of Monopolies).

116 Directrices para el examen de patentes (requisitos para la patentabilidad) (Patent Examination Guidelines (Requirements for Patentability, en adelante “directrices KIPO”), Oficina Surcoreana de la Propiedad Intelectual. Véase 4.1.8.

117 Id.

118 Ley china de patentes, artículo 2.2.

119 Directrices para el examen de patentes, Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China (en adelante “las directrices SIPO”). Véase la parte II del capítulo 1, 2..

120 Id.

121 Id, en la parte II del capítulo 9, 2.

122 “Carácter técnico”, “contribución técnica”, “idea técnica”, “solución técnica”, “problema técnico”, “efecto técnico”, “campo de la tecnología” y expresiones equivalentes.

123 Por ejemplo, Angola, Antigua y Barbuda, Armenia, Belice, Bhután, Botswana, Camboya, Chile, China, Dominica, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Ghana, Irán (República Islámica del), Japón, Jordania, Malasia, República de Corea, Viet Nam. Para mayor información sobre disposiciones concretas, véase el Anexo I.

124 Por ejemplo, Albania, Alemania, Bulgaria, Croacia, Hungría, Irlanda, Islandia, la OEP. Para mayor información sobre disposiciones concretas, véase el Anexo I.

125 El Reino Unido exige en su jurisprudencia la “contribución técnica” (véase la nota 80). Canadá y la India también exigen ese requisito técnico en sus directrices, pese a que no se mencione en la disposición reglamentaria (véanse las notas 113 y 85, respectivamente).

126 Por ejemplo, en los Estados Unidos de América parece exigirse lo “útil” en lugar de lo “técnico”.

127 Instrucciones provisionales Bilski, en el capítulo I, 1. Se debe a que un programa informático per se no se encuadra en las categorías determinadas en el artículo 101.

128 Instrucciones provisionales Bilski, en el capítulo II; y directrices provisionales Bilski.

129 Directrices KIPO, nota 116 supra, en 4.1.8.

130 Directrices de la India, nota 85 supra, en el capítulo IV 4.11.5–4.11.8; y directrices de la SIPO, nota 119 supra, en la parte II del capítulo 9, 5.2.

131 MOPOP, nota 112 supra, capítulo 16 (16.08).

132 La OEP, el Reino Unido y Alemania son ejemplos de este tipo, sin que esta lista sea exhaustiva.

133 Directrices de la OEP, nota 52 supra, en 2.2.

134 Directrices de la UKIPO, nota 80 supra, en 1.28.

135 Ibíd., en 1.29.3.


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