Flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico multilateral y su aplicación legislativa en los planos nacional y regional Parte III



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D. Oros elementos que han de considerarse

64 Como se ha visto anteriormente, en numerosos países se exige algún tipo de “aspecto técnico”,122 ya sea explícito o implícito, para que sea patentable una materia reivindicada. Algunos países incorporan de forma expresa ese elemento técnico en la definición de “invención”,123 mientras que otros añaden el requisito limitando el ámbito de la invención patentable.124 Otros lo tratan como requisito tácito (o implícito), sin necesidad de referencia normativa explícita.125 En todas estas legislaciones, se puede patentar una invención relacionada con programas informáticos siempre y cuando quede determinado que presenta un carácter técnico.


65 Por otro lado, algunos países no exigen ese aspecto técnico.126 En ese tipo de jurisdicciones, el alcance de la materia patentable parece ser más amplio que en donde se requiere el elemento técnico para poder patentar una invención.
66 Por último, en otras jurisdicciones, la forma que adopta la reivindicación juega un papel destacado. Por ejemplo, en Estados Unidos de América, un programa informático per se no es patentable127 y las reivindicaciones de producto y de método se evalúan de forma distinta.128 En la República de Corea, un programa informático de por sí no es una invención patentable, mientras que otras formas de reivindicación sí lo son.129 En la India y en China, las reivindicaciones de producto y de método pueden constituir materia apropiada para las invenciones relacionadas con programas informáticos, pero no es patentable la reivindicación para un programa por sí solo o para un medio legible por computadora que contenga un programa informático.130 Las MOPOP (directrices canadienses) regulan, además, por categorías y en detalle la redacción de las reivindicaciones sobre invenciones relacionadas con programas informáticos.131
67 En cambio, algunos países se centran más bien en el propio contenido de la materia reivindicada.132 Por ejemplo, según la práctica de la OEP, la materia reivindicada debe evaluarse en su conjunto, prescindiendo de la forma en que se presente,133 y cualquier reivindicación, sea cual sea la forma que adopte, puede patentarse siempre y cuando revista carácter técnico. En el mismo orden de ideas, en el Reino Unido no importa la forma de la reivindicación134 y el propio programa informático es patentable si aporta algún tipo de contribución técnica.135

[Siguen los Anexos]




1 Para entender la diferencia entre descubrimientos, no considerados como materia patentable, e invenciones patentables, véase el documento de la OMPI, CDIP/7/3, página 9, disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_7/cdip_7_3-main1.pdf

2 Oficina de Patentes de Australia– Manual de prácticas y procedimientos, 2.9.2.14 (modificado por última vez en junio de 2013).

3 “Libro de recursos sobre ADPIC y desarrollo”, UNCTAD-CICDS, 2005, Cambridge University Press, página 389. No obstante, en el ámbito de la botánica, se pueden encontrar otras definiciones: por ejemplo, la definición según la cual una planta es “cualquiera de los diversos organismos fotosintéticos, eucariontes, pluricelulares, del reino plantae que típicamente producen embriones, contienen cloroplastos, tienen paredes celulares que contienen celulosa, y carecen del poder de locomoción”, disponible en inglés en: http://www.thefreedictionary.com/plant, u otra definición que explica que una planta consiste en "cualquier organismo vivo que normalmente sintetiza su alimento a partir de sustancias inorgánicas, posee paredes celulares que contienen celulosa, responde lentamente y, con frecuencia, de forma permanente a un estímulo, carece de órganos de los sentidos especializados y de sistema nervioso, y no tiene poder de locomoción", tomada de Life Sciences & Allied Applications / Botany, también disponible en inglés en: http://www.thefreedictionary.com/plant.

4 Directrices de examen de patentes de China de 2010, párrafo 1.4) del artículo 25 del capítulo 1.

5 Parte VII, del capítulo 2 de las Examination Guidelines for Inventions in Specific Fields: Biological Inventions. Oficina Japonesa de Patentes. Sección 3 (abril de 2012). En particular, en esa sección se estipula que “el término “microorganismo” significa levadura, moho, hongos, bacterias, actinomices, algas unicelulares, virus, protozoos, entre otros, e incluye además células vegetales o animales no diferenciadas, así como cultivos de tejidos animales o vegetales."

6 Artículo 1.vi) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV.

7 Decisión T 49/83 (DO 112 de 1984).

8 http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2013/e/clr_i_b_3_1_1.htm.

9 Regla 26.4) del CPE.

10 Invenciones genéticas, derechos de propiedad intelectual y prácticas de concesión de licencias, OCDE, 2002, página 11.

11 FAO. El estado mundial de la agricultura y la alimentación: lecciones de los últimos 50 años. FAO: Roma, 2000.

12 Jonathan Hepburn. Patents, Trade and Food: How Strong Patent and Plant Variety Protection Affect Food Security. Oficina Cuáquera antes las Naciones Unidas (Ginebra) y Programa de Asuntos Internacionales de los Cuáqueros (Ottawa). 2004.

13 Por ejemplo, el gen BT que confiere resistencia contra los insectos. El algodón BT o el maíz BT se cultivan en, por lo menos, cinco países en desarrollo y es posible que otros países se muestren interesados. Informe de la Comisión sobre Derechos de propiedad Intelectual (CIPR), Integrando los derechos de propiedad intelectual y la política de desarrollo, Londres, 2002.

14 Para más definiciones, véase la Enciclopedia McGraw-Hill de Ciencia: “la ingeniería genética es la recombinación artificial de moléculas de ácido nucleico en un tubo de ensayo, su inserción en un virus, plásmido bacteriano u otro sistema de vector, y la posterior incorporación de las moléculas quiméricas a un organismo hospedador en el que puedan seguir reproduciéndose. La construcción de tales moléculas también ha sido denominada manipulación de genes, ya que por lo general implica la producción de nuevas combinaciones genéticas por medios bioquímicos. La ingeniería genética tiene la capacidad de propagar y hacer crecer al por mayor una línea de organismos genéticamente idénticos que contienen la misma molécula recombinante obtenida artificialmente. Por lo tanto, cualquier segmento genético, así como el producto génico codificado por éste pueden, potencialmente, ser amplificados.”

15 Por ejemplo, en el Canadá, un líder mundial del sector agroalimentario ha creado el programa quinquenal Advancing Canadian Agriculture and Agri-Food (ACAAF) de 240 millones de dólares canadienses destinado a posicionar el sector de la agricultura y de la agroalimentación del Canadá entre los primeros del mundo para aprovechar las nuevas oportunidades.

A este respecto, también cabe mencionar que en el Canadá existen varios centros de investigación relacionados con la biotecnología agrícola, tales como: Agriculture and Agri-Food Reference Centre, Cintech Agroalimentaire, Nutraceuticals and Functional Food Institute, Quebec Institute for Agri-food Technology, y Research and Development Institute for the Agri-Environment. Véase: http://investincanada.gc.ca/eng/industry-sectors/ag-biotech.aspx.



16 Por ejemplo, China ha adoptado una política de biotecnología agrícola, la Agricultural Biotechnology Policy, que consiste, entre otras cosas, en el lanzamiento de los proyectos Key Breakthrough Science & Technology Projects; la adopción de la política National Biotechnology Development Policy Outline; la creación de los laboratorios National Key Laboratories (NKL) on Biotechnology; la creación del plan High Technology Research and Development Plan (863 Plan); la creación de la fundación Natural Science Foundation of China, la aprobación del reglamento Biosafety and Agricultural Biosafety Regulation; la adopción del plan llamado “973 Plan”; el lanzamiento, en 1999, del programa quinquenal destinado a promover la investigación y la comercialización de las plantas transgénicas en China (Special Foundation for Transgenic Plant Research and Commercialization), cuyo presupuesto era de 500 millones de yuan.

La India es otro país interesado en la biotecnología de las plantas: el departamento de biotecnología ha apoyado la creación de siete centros de biología molecular vegetal en todo el país, y hoy en día existen unas 50 unidades de investigación en la India que utilizan herramientas de biotecnología moderna para la agricultura, en particular, técnicas para células y cultivo de tejidos. Véase Randy A. Hautea y Margarita Escaler, “Plant Biotechnology in Asia”, disponible en http://www.agbioforum.org/v7n12/v7n12a01-hautea.htm.



También existen iniciativas regionales sobre biotecnología agrícola entre países en desarrollo: cabe citar la red Papaya Biotechnology network del sudeste asiático creada por Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Viet Nam destinada a desarrollar y comercializar papayos transgénicos resistentes al virus de la mancha anular del papayo o con propiedades de maduración retardada para mejorar la vida útil del producto.

17 Ania Wieczorek, “Use of biotechnology in Agriculture- Benefits and Risks”, 2003, página 2, disponible en: http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/3349.

18 Las solicitudes internacionales de patente presentadas por conducto del PCT confirman esta tendencia. Respecto de los microorganismos (clase C12N 1/00 de la Clasificación Internacional de Patentes – que también abarca composiciones, procesos de propagación, conservación o preservación de microorganismos y procesos de preparación o aislamiento de una composición que contiene un microorganismo), las solicitudes de patente en 1995 se elevaban a 2.625, mientras que en 2013 llegaron a 5.061. En cuanto a la clase A01H de la Clasificación sobre novedades vegetales o procedimiento para su obtención y reproducción de plantas por técnicas de cultivo de tejidos, en 1995 se contaron 699 solicitudes de patentes, mientras que en 2013, llegaron a 3.306. También han aumentado las solicitudes relacionadas con células y tejidos vegetales: las solicitudes de patentes correspondientes a la clase CN 12 5/04 pasaron de 101 en 1995, a 716 en 2013.

19 Stephen Crespi opina que esta distinción es de utilidad hasta un cierto punto y destaca que los obtentores tradicionales dirían que sus métodos también son técnicos. Stephen Crespi, “Prospects for International Cooperation” in Animal Patents: The Legal, Economic and Social Issues. (Ed. William Lesser). Reino Unido: Macmillan Publishers Ltd, 1989, página 35.

20 Por ejemplo, el Convenio sobre la Patente Europea (CPE), en su regla 26.5), considera que un procedimiento para la producción de plantas o animales es esencialmente biológico si consiste íntegramente en fenómenos naturales, como el cruce o la selección. Sin embargo, antes no resultaba claro hasta qué punto un procedimiento que contiene etapas de cruce y selección podía evitar la exclusión de patentabilidad al incluir cualquier otra característica de naturaleza técnica hasta la adopción de dos decisiones recientes que arrojaron luz sobre el tema (G1/08 y G 0002/07).

21 Por consiguiente, resulta claro que quedan fueran del alcance de este documento la protección de las variedades vegetales o la patentabilidad de microorganismos, así como los animales y las razas de animales.

22 Acuerdo de Integración Subregional (Acuerdo de Cartagena) Decisión N°486- Régimen Común sobre Propiedad Industrial (del 14 de septiembre de 2000 http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=9451.

Artículo 20: “no serán patentables: c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.”



23 Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser [2004] 1 S.C.R. 902, 2004 SCC 34.

24 El artículo 25.4) de la Ley de patentes del 28 de diciembre de considera que: no se concederán derechos de patente para los siguientes: 4) animales o variedades vegetales.

25 El artículo 26.a) de la Ley de propiedad industrial de 2001 estipula que: no serán patentables: a) las variedades vegetales con arreglo a la Ley de semillas y variedades vegetales, pero no sus partes o productos de procesos biotecnológicos.

26 La “planta” se define como algo que “se mantiene en vida mediante la síntesis de hidratos de carbono y proteína a partir de compuestos inorgánicos como agua, dióxido de carbono y sales inorgánicas, a través de la fotosíntesis, y por lo general es inamovible.” (Artículo 9.1.2.3 del capítulo 10 de la parte II de Guidelines to Examination of Patents in PCR (2010)).

27 Artículo 9.1.2.4 del capítulo 10 de la parte II de Guidelines to Examination of Patents in PCR (2010).

28 Por ejemplo, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido elaboró las directrices de examen para solicitudes de patentes relacionadas con invenciones biotecnológicas Examination Guidelines for Patent Applications relating to Biotechnological Inventions in the Intellectual Property Office, de abril de 2011, modificadas en julio de 2012.

29 http://www.epo.org/news-issues/issues/melon.html.

30 En 2013 se concedió una patente a un pepino con mayor período de vida útil obtenido mediante la selección asistida por marcadores. EP 1931193. Véase también el sitio web de la OEP: http://www.epo.org/news-issues/issues/melon.html.

31 P7_TA (2012)0202 disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0202+0+DOC+PDF+V0//EN.

32 Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Chile, Cuba, Ghana, India, Mauricio, Mozambique, Panamá y Rwanda.

33 Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, Manual of Patent Examining Procedure (octava edición, revisada en agosto de 2012) capítulo 1600, artículo 1601.

34 Diamond c. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).

35 Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, Manual of Patent Examining Procedure (octava edición, revisada en agosto de 2012) capítulo 2100, artículo 2105.

36 Respecto de la aplicación industrial, las directrices proporcionan el ejemplo de una invención cuya utilidad no se describe o no se puede deducir. Parte VII del capítulo 2 de Implementing Guidelines for Inventions in Specific Fields: Biological Inventions. Oficina Japonesa de Patentes (abril de 2012). www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/7_2.pdf. 24 de octubre de 2013. Sección 3.2.1.

37 Con respecto a la actividad inventiva, en las directrices se manifiesta que: “una invención de una planta en sí no conlleva una actividad inventiva cuando las características de la planta creada se pueden predecir fácilmente a partir de las características de las plantas conocidas públicamente dentro de la misma especie, y cuando la invención no proporciona una ventaja previsible para un experto en la materia.” Parte VII del capítulo 2 de Examination Guidelines for Inventions in Specific Fields: Biological Inventions. Oficina Japonesa de Patentes (abril de 2012). www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/7_2.pdf consultado el 24 de octubre de 2013. Sección 3.2.2.

38 Parte VII del capítulo 2 de Examination Guidelines for Inventions in Specific Fields: Biological Inventions. Oficina Japonesa de Patentes (abril de 2012). www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/7_2.pdf consultado el 24 de octubre de 2013.

39 Adcock Mike y Llewellyn Margaret, “TRIPS and the patentability of microorganisms,” en Bio-Science Law Review. Volumen 4, edición 3, 2000/2001, página 91.

40 Directrices brasileñas para el examen de solicitudes de patentes en los campos farmacéutico y biotecnológico, presentadas después del 31 de diciembre de 1994, publicadas en el Industrial Property Journal Nº 1648 de 6 de agosto de 2002. Sección 2.28.2.

41 G 0002/07 (Broccoli/PLANT BIOSCIENCE) de 9.12.10.

42 La patente EP 1211926 sobre tomates arrugados pertenece al Ministerio de Agricultura del Estado de Israel.

43 Artículo 5.4.2, parte G del capítulo II-16. Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes (junio de 2012).

44 En las directrices se enumeran ejemplos de procedimientos que pueden ser calificados como procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas: un método de cruce, fecundación cruzada, o selección artificial de, por ejemplo, caballos que requiere una simple selección y posterior unión de los animales (o de sus gametos) que posean determinados rasgos, es considerado un procedimiento esencialmente biológico y, por consiguiente, no patentable. Este método sigue siendo esencialmente biológico y no patentable aún si contiene una característica adicional de carácter técnico, por ejemplo, el uso de marcadores moleculares para seleccionar la progenie o el progenitor. Por otro lado, un procedimiento en el que se debe insertar un gen o rasgo en una planta mediante técnicas genéticas no depende de la recombinación de genomas completos y del cruce naturales de genes vegetales y, por tanto, es patentable.

45 Un procedimiento para tratar animales o plantas a fin de mejorar sus propiedades, rendimiento, estimular o inhibir su crecimiento podría ser patentable. Por ejemplo, el método de la poda de árboles no se considera como un procedimiento esencialmente biológico para la producción de plantas o animales ya que no depende del cruce sexual de genomas enteros y la selección posterior de plantas y animales. De manera similar, un método para tratar plantas inspirado en el tratamiento de una sustancia para estimular el crecimiento o la radiación tampoco es un procedimiento esencialmente biológico para la producción de plantas y animales. Asimismo, el tratamiento del suelo por medios técnicos para inhibir o estimular el crecimiento vegetal tampoco está excluido de la protección por patente.

46 Artículo 3.j) de la Ley de patentes N° 39 de 1970 modificada por la Ley N° 15 de 2005.

47 Dimminaco A.G. c. Controller of Patents & Designs. Alto Tribunal de Calcuta, caso N° 268/2002, 15 de enero de 2002.

48 El Controlador de Patentes había denegado una patente alegando que el proceso de producción de una vacuna que contiene organismos vivos no constituye un proceso de fabricación ni una sustancia producida mediante un proceso de fabricación, habida cuenta de que el recurso a organismos vivos no se incluye en el término “fabricación” que se usa en la definición de la invención. Sin embargo, en la apelación, el Alto Tribunal de Calcuta observó que el Controlador había cometido un error al denegar la patente únicamente por el motivo de que el producto final del proceso contuviera un organismo vivo. El Tribunal observó que la legislación de patentes india no excluye la patentabilidad de microorganismos producidos en un entorno controlado en laboratorio. El hecho de que el procedimiento inventado para la creación de una vacuna resulte en un producto final que contiene un organismo vivo no impide su patentabilidad. El Tribunal decidió que si el procedimiento encauzado a la obtención de una vacuna es nuevo, susceptible de aplicación industrial, supone una actividad inventiva y desemboca en la fabricación de algún producto vendible, es una invención patentable.

49 Swarup Kumar. “Patentability of Biological Material(s)-Essentially, Therapeutic Antibodies-in India” en Scripted. Volumen 5, N° 3, diciembre de 2008, página 585.

50 La terminología y las definiciones varían de un país a otro para referirse a este tipo de invenciones. Por ejemplo, la OEP utiliza en la práctica “invención implementada en ordenador” para las reclamaciones relacionadas con ordenadores, redes informáticas u otros aparatos programables en las que, a primera vista, una o más características de la invención reivindicada son realizadas por medio de un programa o programas.” (véase: Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes (versión refundida, abril de 2010) (en adelante “Directrices de la OEP”), parte C del capítulo IV). Por otro lado, la Oficina Japonesa de Patentes utiliza la terminología “la invención relacionada con programas informáticos (o invención relacionada con software)” en relación con una invención que depende de un programa informático para practicar la invención (Directrices para el examen de patentes y modelos de utilidad en el Japón, de la Oficina Japonesa de Patentes, parte VII del capítulo I). Algunos autores definen una “invención relacionada con software” como “una invención dentro de una serie de invenciones que se llevan a cabo por medios en los que participa o se incluye un programa informático” (véase: Profesor David Bainbridge, Legal Protection of Computer Software, quinta edición (2008), 284).

51 Véanse al respecto, entre otros muchos autores, los siguientes: Pamela Samuelson, A Case Study on Computer Programs, Global dimensions of intellectual property rights in science and technology, 284 (1993); John H. Barton, Adapting the Intellectual Property System to New Technology, Global dimensions of intellectual property rights in science and technology, 256 (1993); Masako Kikuchi, Patent Eligibility and Patentability of Computer Software Patents in the United States, Europe and Japan, CASRIP Newsletter Summer 2009, volumen 16, número 3. Véase el capítulo II; y Talat Kaya, A Comparative Analysis Of The Patentability Of The Computer Software Under The Trips Agreement: The U.S., The E.U., And Turkey, 4 Ankara Law Review 1, 43, 64 (2007).


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